BURNING

РЕШЕНИЕ № PC-122-[1]/15.07.2026 Образувано е производство за разглеждане на искане с вх.№ 143661-[32]/28.07.2023 г. от Novomatic AG, Австрия, за заличаване на регистрацията на марка с рег.№ 99438 BURNING, словна. СЪЩНОСТ НА ИСКАНЕТО НА NOVOMATIC AG, АВСТРИЯ Искането е с правно основание чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 4 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО). То е за всички стоки и услуги от класове 9, 28 и 41 на Международната класификация на стоките и услугите (МКСУ), за които е регистрирана марка с рег.№ 99438 BURNING, словна. С искането искателят твърди, че е действителният притежател на по-ранна нерегистрирана марка BURNING SKY, която използва в търговската си дейност за стоки и услуги, идентични и сходни на атакуваните, преди датата на заявяване на процесната марка и към датата на подаване на искането за заличаване. Сочи, че с оглед на законовите изисквания за нерегистрирания знак е подал заявка за марка с вх.№ 170529 BURNING SKY, словна, за стоки и услуги от класове 9, 28 и 41 на МКСУ. Приема искането за допустимо; прави преценка за неговата основателност; подчертава, че има предходно искане със същия предмет и основания, но с друг искател – Impera GmbH, Австрия. Разглежда доказателствата, които прилага в аспекта на използването на по-ранната нерегистрирана марка на територията на Република България в периода преди датата на заявяване на процесния знак до подаването на настоящото искане. Дава кратка информация за дружеството искател, а именно че то функционира на пазара на технологичните игри, оператор е на игрални съоръжения и е производител на игрално оборудване. За игра, наречена BURNING SKY сочи, че е част от игрови микс, инсталиран на игрални устройства и разпространяван от Novomatic AG в страната. Добавя, че има сключен договор с Impera GmbH за предоставяне на изключително право на ползване и авторски права за софтуер за игри (включително и такъв с марка BURNING SKY). Цитира документите, подкрепящи тези твърдения. Смята, че дори и усложнени, отношенията между него и Impera GmbH показват предоставено му от последния право на експлоатация на негови марки. Оттук прави собствена интерпретация на решение на Патентното ведомство, според която използване в търговската дейност на дружеството Impera, като носител на авторски права върху софтуер и притежател на марка, е допустимо единствено ако то е страна по договорите с крайните потребители. По-нататък много подробно анализира доказателствата за използване на нерегистрираната марка, като част от фактите, върху които акцентира са: начален момент на стартирането на използването на по-ранната марка (2014 – 2015 г.); играта BURNING SKY като елемент на игровия микс Impera Line HD; брой посещения на страницата BURNING SKY; продажби на играта BURNING SKY от Novomatic AG (фактури); протоколи за изпитване на игрални автомати; взаимоотношенията на Novomatic AG и Impera. От доказателствата обобщава, че нерегистрираната по-ранна марка се използва от Novomatic AG като състав от игровите миксове Impera Line HD и Impera Link Series и игралните устройства, на които са инсталирани, на територията на цялата страна, за времето от края на 2014 г./началото на 2015 г. до датата на подаване на искането за заличаване, в значителен обем, за стоките „софтуер и хардуер за игри“ (клас 9), 1/14 „електронни игрални автомати (аркадни игри); игри на слот машини (игрални машини); видео лотарийни игри“ (клас 28) и за услугите „развлечение; спортна и културна дейност; услуги, свързани с хазартни игри; осигуряване на услуги в зали с игрални автомати; осигуряване на оборудване за казина [хазарт]; услуги, свързани с провеждане на онлайн игри“ (клас 41). След заключението за използването в търговската дейност на по-ранната марка пристъпва към обстойно сравнение на стоките и услугите, като определя тези от класове 9, 28 и 41 на МКСУ за идентични. Намира съществуване на идентичност и при сравнението на услугите на по-късната марка със стоките на нерегистрирания знак. Относно съпоставянето на марките навежда доводи за сходство, дължащо се на словния елемент BURNING. В заключение формира извод за вероятност за объркване на потребителите, засягайки, от една страна, обстоятелството, че искателят и маркопритежателят са преки конкуренти, и от друга - възможността атакуваната марка да се разпознае като такава от поредица от марки на действителния собственик на противопоставения нерегистриран знак. В подкрепа на представените с искането за заличаване твърдения прилага доказателства по опис. С оглед на внесено възражение по чл. 76, ал. 1 от ЗМГО, със съобщение от 25.09.2025 г. то е изпратено на искателя за становище. С писмо от 27.10.2025 г. той представя съображения, с които отхвърля аргументите на ответната страна. Във връзка с това казва, че маркопритежателят не говори по същността на спора, а се опитва да създаде впечатление за превратно упражняване на правото да се иска заличаване на регистрацията на марката му. Тълкува, че става дума за неоправданото внушение, че използването на марка BURNING SKY е неправомерно по силата на съдебно решение, според което лицето „Вилокс Груп“ ЕООД е нарушило правото на притежателя на процесния знак върху серия от марки, съдържащи наименованието BURNING. По този повод представя факти, повтарящи вече изложените в искането и синтезира: използването на марка BURNING SKY е разгледано от административния орган в друго производство; искателят и дружеството Impera инициират процедури по заличаване преди цитираното от маркопритежателя съдебно решение; маркопритежателят не е завеждал иск срещу Novomatic AG; знакът BURNING SKY е използван преди датата на заявяване на марките, на които се основава искът. С оглед на посоченото допълва, че има подадено искане за отмяна на съдебното решение за нарушение на правото върху марки BURNING. Продължава с аргументи за липса на злоупотреба с право. Смята, че Novomatic не е обвързано с представеното с възражението съдебно решение и не е обхванато от силата му на присъдено нещо. Казва, че дружеството искател не е знаело за коментирания съдебен акт. Отново заявява, че използването на марка BURNING SKY е законосъобразно, защото предхожда датата на заявяване на атакувания знак. Накрая разглежда твърденията относно недоказания източник на търговско предложение. ВЪЗРАЖЕНИЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ПРАВОТО ВЪРХУ МАРКА ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ ООД, ГРАД СОФИЯ Съгласно чл. 76, ал. 1 от ЗМГО, с уведомления от 31.08.2023 г. и 18.03.2025 г., екземпляр на искането за заличаване и придружаващите го доказателства е изпратен на притежателя на марка с рег.№ 99438 BURNING, словна, като му е указан законоустановеният двумесечен срок за възражение. В рамките на предоставения срок маркопритежателят е представил възражение. С него заявява позицията си, че искането за заличаване е злоупотреба с право. За целта прави някои теоретични бележки. После изтъква, че е налице недобросъвестност от страна на 2/14 искателя, тъй като за постигането на разрешен от закона резултат той се е базирал на по- ранни неправомерни действия. Разисква доказателствата, според чието съдържание свързани с искателя лица, срещу едно от които преди датата на подаване на искането за заличаване е предявен иск за нарушение, използват по-ранния знак за игра, инсталирана на машини в игрални клубове Admiral. Маркира и установеното от съда нарушение на правата на маркопритежателя в периода 2020 – 2023 г. и забраната за използването на знаци, включващи словния елемент BURNING занапред. Казва, че е налице злоупотреба с право не само поради недобросъвестност, а и заради несъответствие с целта на закона. За случая изхожда от факта, че по отношение на нерегистрираната марка съществува забрана за използване, защото е установено, че то нарушава правата на друг знак от серията BURNING, собственост на притежателя на процесната марка. Затова настоящото искане за заличаване не е насочено към защита на създаденото посредством употребата на нерегистрираната марка фактическо обстоятелство. Напротив, според маркопритежателя то цели поставяне на пречки пред конкурентите на пазара да притежават и свободно да използват своите марки. Оттук застъпва тезата, че по-ранната марка всъщност не идентифицира коректно търговския произход на означените с нея продукти, тъй като съдът вече е установил, че наименованието BURNING препраща към друг източник – маркопритежателя. Изложените с възражението аргументи са подкрепени с цитираните в него документи. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА 1. Идентификация на страните 1.1. Novomatic AG; с адрес: Wiener Strasse 158, A-2352 Gumpoldskirchen, Австрия - подател на искане с вх.№ 143661-[32]/28.07.2023 г. за заличаване на регистрацията на марка с рег.№ 99438 BURNING, словна, чрез пълномощника [име, фамилия]. 1.2. „Евро Геймс Технолоджи“ ООД; с ЕИК: 130947038; със седалище и адрес на управление: ПК 1766 София, район Витоша, ул. „Панорама София“ 6, бизнес център „Ричхил“, партер; с управител: [име, презиме, фамилия] – притежател на марка с рег.№ 99438 BURNING, словна, чрез представителя по индустриална собственост [име, фамилия]. 2. Установени факти 2.1. Марка, обект на искането Искането е подадено срещу марка с рег.№ 99438 BURNING, словна, заявена на 07.11.2016 г. и регистрирана на 12.10.2017 г. за стоки и услуги от класове 9, 28 и 41 на МКСУ: - Клас 9: софтуер; софтуер за игри; инсталационен софтуер; операционен софтуер; компютърен софтуер /записан/; софтуерни драйвери; софтуер за виртуална реалност; софтуер за компютърни игри; развлекателен софтуер за компютърни игри; компютърен софтуер за мрежово управление; операционен софтуер за главни мрежови компютри; монитори (компютърен хардуер); компютърен хардуер; апарати за записване на изображения; монитори (компютърни програми); компютърни програми за игри; компютърни програми за записани игри; апарати за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или образ; комуникационни сървъри (компютърен хардуер); електронни компоненти за машини за хазартни игри; компютърен приложен софтуер с игри и хазарт; компютърен софтуер за управление на онлайн игри и хазарт; компютърен хардуер за игри и хазарт; хардуер и софтуер за хазартни игри, за хазартни игрални автомати, за хазартни игри в интернет и чрез телекомуникационна мрежа. - Клас 28: игрални машини за хазартни игри; чипове за хазартни игри; маджонг (китайска хазартна игра); игрални автомати (аркадни игри); игрални автомати, действащи с монети, банкноти и карти; игри; електронни игри; салонни игри; игрални чипове; 3/14 игрални маси; игрални машини; lcd игрални машини; слот машини и игрални устройства; игрални машини задвижвани с монети; чипове за рулетка; чипове за покер; чипове и зарове (игрално оборудване); игрално оборудване за казина; маси за рулетки; игрални колела за рулетки; игри за казино; автомати и машини за хазартни игри; игрални монетни автомати и/или електронни монетни апарати с или без възможност за печалба; кутии за игрални монетни автомати, игрални автомати и игрални машини; електронни или електротехнически игрални уреди, автомати и машини, игрални монетни автомати; корпуси за игрални монетни машини, игрално оборудване, автомати за хазарт, машини за хазарт; електропневматични и електрически ротативки (игрални автомати). - Клас 41: хазартни игри; услуги, свързани с хазарт; хазартни услуги за развлекателни цели; услуги на казина, услуги за провеждане на игри и хазартни услуги; обучение в разработването на софтуерни системи; осигуряване на оборудване за зали за хазартни игри; осигуряване на оборудване за казина (хазарт); услуги за развлечения с машини за хазарт; осигуряване на съоръжения за казино (хазарт); зали с игрални автомати; услуги на зали с игрални автомати; отдаване под наем на игрални автомати; отдаване под наем на игрални машини; осигуряване на услуги в зали с игрални автомати; отдаване под наем на игрални автомати с изображения на плодове; редактиране или записване на звук и образ; развлекателни услуги посредством апарати за записване и видео апарати; отдаване под наем на апарати за възпроизвеждане на звук; предоставяне на игрални съоръжения за казина; осигуряване на оборудване за хазарт; онлайн хазартни услуги; услуги по управление на казина; услуги по експлоатация на игрални заведения, игрални зали, интернет казина и сайтове за онлайн залагания [развлечение]. Марката е със срок на действие до 07.11.2026 г. 2.2. По-ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 4 от ЗМГО С искането е противопоставена нерегистрирана марка BURNING SKY, словна, за която се твърди използване на територията на Република България преди датата на заявяване на процесната марка за стоките „софтуер за игри; хардуер за игри“ (клас 9) и „електронни игрални автомати (аркадни игри); игри на слот машини (игрални машини); видео лотарийни игри“ (клас 28); и услугите „развлечение; спортна и културна дейност; услуги, свързани с хазартни игри; осигуряване на услуги в зали с игрални автомати; осигуряване на оборудване за казина [хазарт]; услуги, свързани с провеждане на онлайн игри“ (клас 41). За действителен притежател на нерегистрирания знак претендира Novomatic AG, Австрия. 2.3. Заявка за регистрация на марка по чл. 12, ал. 4 от ЗМГО Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 4 от ЗМГО заявилият се като действителен притежател на нерегистрирана марка BURNING SKY, словна, е подал заявка за регистрацията ѝ: - заявка за марка с вх.№ 170529 BURNING SKY, словна, подадена на 28.07.2023 г. за стоки и услуги от класове 9, 28 и 41 на МКСУ: - Клас 9: софтуер за игри; хардуер за игри. - Клас 28: електронни аркадни игри; игри с игрални автомати; видео лотарийни игри. - Клас 41: развлечение; спортна и културна дейност; услуги, свързани с хазартни игри; осигуряване на услуги в зали с игрални автомати; осигуряване на оборудване за казина [хазарт]; услуги, свързани с провеждане на онлайн игри. 2.4. Доказателства по чл. 12, ал. 4 от ЗМГО С писмо вх.№ 143661-[33]/31.07.2023 г., по опис са представени следните доказателства на флаш памет: - Приложение 1. Разпечатка от уебсайта на ПВРБ относно марка с рег. № 99438 – BURNING (словна). 4/14 - Приложение 2. Разпечатки от уебсайта на ПВРБ относно марка по заявка с вх. № 170529 – BURNING SKY (словна), потвърждения за подаване на заявката и плащане на дължимите такси. - Приложение 3. Приложение 3.1. Искане за заличаване вх. № BG/N/2016/ 143661- [7]/21.03.2022 г., подадено от Impera GmbH. Приложение 3.2. Решение № РС-37-[1] от 16.03.2023 г. ПВРБ. - Приложение 4. Разпечатки от https://impera.at/burning-sky/ и от https://www.novomatic.com/en. - Приложение 5. Доказателства за действително използване на марка BURNING SKY: Приложение 5.1. Писмо от Impera GmbH с приложения: Приложение 5.1.1. Представяне на играта Burning Sky. Приложение 5.1.2. Продуктови каталози за годините 2015-2021 г. на Impera GmbH. Приложение 5.1.3. Продуктови каталози на Novomatic AG. Приложение 5.1.4. BEGE Балканско изложение на игралната и развлекателната индустрия. Приложение 5.1.5. Маркетингово обобщение на играта Burning Sky от 2006 г. насам. Приложение 5.1.6. Потвърждение от Impera GmbH и Novomatic AG. Приложение 5.2. Резултати за посещаване, архивни и актуални разпечатки от уебсайтовете на Impera GmbH и Novomatic AG за играта Burning Sky и игровия микс IMPERA LINK Series: Приложение 5.2.1. Резултати от Wayback Machine за посещаване на страницата Burning Sky от уеб- сайта на Impera. Приложение 5.2.2. Резултати от Wayback Machine за посещаване на страницата Burning Sky от уебсайта на Novomatic. Приложение 5.2.3. Архивни копия на страницата Burning Sky от уебсайта на Impera. Приложение 5.2.4. Архивни копия на страницата Burning Sky от уебсайта на Novomatic. Приложение 5.2.5. Копие на страницата Burning Sky от уебсайта на Impera от 14.03.2022 г. Приложение 5.2.6. Копие на страницата Burning Sky от уеб-сайта на Novomatic от 14.03.2022 г. Приложение 5.2.7. Актуално копие на страницата IMPERA LINK Series от уебсайта на Impera. Приложение 5.2.8. Актуално копие на страницата IMPERA LINK Burning Sky от уебсайта на Novomatic. Приложение 5.3. Писмо от Novomatic AG, придружено от извлечения от австрийския търговски регистър относно правоприемството на Novomatic AG, и с приложен списък с издадени от дружеството фактури: Приложение 5.3.1. Списък с фактури, издадени от Novomatic AG в периода 2015-2022 г. Приложение 5.4. Опис на представените фактури. Приложение 5.5. Копия от посочените в описа фактури (168 фактури с прилежащи към тях счетоводни документи): Приложение 5.5.1. Фактури от 2015 г. Приложение 5.5.2. Фактури от 2016 г. Приложение 5.5.3. Фактури от 2017 г. Приложение 5.5.4. Фактури от 2018 г. Приложение 5.5.5. Фактури от 2019 г. Приложение 5.5.6. Фактури от 2020 г. Приложение 5.5.7. Фактури от 2021 г. Приложение 5.5.8. Фактури от 2022 г. Приложение 5.5.9. Фактури от 2023 г. Приложение 5.6. Писмо от „НОВО ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. Приложение 5.7. Разпечатка от уебсайта на клуб „Адмирал“ и снимки от местни обекти на клуба. Приложение 5.8. Протоколи от изпитване на игрални автомати: Приложение 5.8.1. Протокол от изпитване на игрални автомати № ИА-2570 от 02.02.2016 г. Приложение 5.8.2. Протокол от изпитване на игрални автомати № ИА-2624 от 07.09.2016 г. Приложение 5.8.3. Протокол от изпитване на игрални автомати № ИА-2657 от 09.03.2017 г. Приложение 5.8.4. Протокол от изпитване на игрални автомати № ИА-2697 от 08.12.2017 г. Приложение 5.8.5. Протокол от изпитване на игрални автомати № ИА-2767 от 07.06.2019 г. Приложение 5.9. Писма от клиенти на Novomatic AG в Република България: Приложение 5.9.1. Писмо от „АКТИВ-БГ“ АД. Приложение 5.9.2. Писмо от „АНГЛО-БОЛКАН“ ООД. Приложение 5.9.3. Писмо от „КАЗИНО ЕЛИТ“ АД. Приложение 5.9.4. Писмо от „КОРЕКТ ДЕ“ ЕООД. Приложение 5.9.5. Писмо от „МЕДЖИК КОИН“ ЕООД. - Приложение 6. Доказателства относно взаимоотношенията между Novomatic и Impera: Приложение 6.1. Взаимна декларация, описваща търговските взаимоотношения 5/14 между Novomatic и Impera. Приложение 6.2. Извадки от сключения между Novomatic и Impera договор. Приложение 6.3. Опис на фактурите, по които Novomatic заплаща месечни такси във връзка със сключения между него и Impera договор. Приложение 6.4. Копия от фактурите по опис, издадени в периода между 2014-2022 г. - Приложение 7. Сравнителна таблица със стоките и услугите на сравняваните марки. - Приложение 8. Решения на EUIPO от 21.09.2020, 22.10.2020, 11.01.2019 г. и 19.04.2016 г. - Приложение 9. Разпечатка от уебсайта https://egt-bg.com/bg/home. 3. Други обстоятелства С оглед на предходно подадено искане с вх.№ 143661-[7]/21.03.2022 г. за заличаване на регистрацията на марка с рег.№ 99438 BURNING, словна, без влязло в сила решение към датата на искане с вх.№ 143661-[32]28.07.2023 г., настоящото производство е спряно с решение № РС-121-[1]/28.08.2023 г. на председателя на Патентното ведомство и впоследствие възобновено с решение № РС-24-[1]/14.03.2025 г. Във връзка с искане вх.№ 143661-[32]/28.07.2023 г. за заличаване на регистрацията на марка с рег.№ 99438 BURNING, словна, е депозирано и изрично искане с вх.№ 143661- [55]/12.05.2026 г. за спиране, с което маркопритежателят „Евро Геймс Технолоджи“ ООД информира за наличието на висящо дело за установяване на нарушение, извършено при използването на нерегистрираната марка BURNING SKY. Искането за спиране е отказано с решение № РС-99-[1]/18.06.2026 г. на председателя на Патентното ведомство поради липса на преюдициалност на съдебното дело за нарушение спрямо административната процедура по заличаване. ПРАВНИ ИЗВОДИ 1. По допустимостта Искането е допустимо поради следното: 1.1. Искане с вх.№ 143661-[32]/28.07.2023 г. за заличаване на регистрацията на марка с рег.№ 99438 BURNING, словна, е подадено чрез адвокат, който надлежно го е подписал и е представил пълномощно. 1.2. Съгласно чл. 70, ал. 2 от ЗМГО искане с вх.№ 143661-[32]/28.07.2023 г. за заличаване на регистрацията на марка с рег.№ 99438 BURNING, словна, е подадено в срока ѝ на действие, който според библиографските данни на марката е до 07.11.2026 г. 1.3. Искателят е заплатил дължимата държавна такса по чл. 4, ал. 1, т. 10, б. а) от действащата към момента на подаването на искането Тарифа за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България. 1.4. Искателят е легитимиран да подаде настоящото искане, тъй като твърди, че е действителен притежател на нерегистрирана марка, която според него е действително използвана на територията на Република България преди датата на подаване на заявката за регистрация или датата на приоритета на по-късната марка. 1.5. На 28.07.2023 г., във връзка с противопоставената нерегистрирана марка BURNING SKY е подадена заявка с вх.№ 170529 за стоки и услуги от класове 9, 28 и 41 на МКСУ, за която е платена дължимата държавна такса по чл. 4, ал. 1, т. 1, б. а) от действащата към момента на заявяването Тарифа за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България. 1.6. Лицето, подало искане с вх.№ 143661-[32]/28.07.2023 г. за заличаване на регистрацията на марка с рег.№ 99438 BURNING, словна, на основание чл. 36, ал. 3, т. 1 от ЗМГО, не е упражнило правото си на опозиция срещу нея. 6/14 2. По основателността Искането по чл. 36, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 12, ал. 4 от ЗМГО е основателно. Съображенията са: Съгласно чл. 12, ал. 4 от ЗМГО при опозиция или искане от действителния притежател на нерегистрирана марка, с подадена заявка за регистрация и действително използване в търговската дейност на територията на Република България, започнало преди датата на подаване на заявката за регистрация или датата на приоритета на по-късната атакувана марка и продължаващо до подаването на опозицията или искането, не се регистрира марка или нейната регистрация се заличава, когато поради идентичността или сходството ѝ с нерегистрираната марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на марките съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с нерегистрираната марка. Видно от текста е, че основни обстоятелства, релевантни за прилагането на относителната забрана са използването в търговската дейност на територията на Република България на нерегистрираната марка да се е осъществило от нейния действителен притежател; използването на нерегистрираната марка да е действително; действителното използване на нерегистрираната марка да предхожда датата на заявяване или приоритета на процесния знак и да продължава до подаване на искането за заличаване на регистрацията му. Преди изследването на изброените предпоставки, необходимо е да се провери дали подадената от искателя във връзка с едно от формалните условия за допустимост по чл. 12, ал. 4 от ЗМГО заявка за марка се припокрива с претендирания като по-ранно действително използван нерегистриран знак. От посочената в точка 2.3. (Фактическа обстановка) заявка за регистрация с вх.№ 170529 се установява, че заявената на 28.07.2023 г. от Novomatic AG, Австрия, марка BURNING SKY, словна, за стоки и услуги от класове 9, 28 и 41 на МКСУ напълно съвпада с указаната като по-ранна нерегистрирана марка както по отношение на знака, от който изцяло се състои, така и във връзка със стоките и услугите, за които се твърди действително използване. По доказването на използването в търговската дейност: Член 22, ал. 24 от Наредбата за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения (Наредбата) сочи, че при преценката на доказателствата за използване в търговската дейност на територията на Република България на нерегистрирана марка се вземат предвид обстоятелствата: 1) географски обхват; 2) продължителност; 3) степен на използване; 4) публично представяне; и 5) релевантен кръг потребители. Това означава, че за целите на чл. 12, ал. 4 от ЗМГО използването в търговската дейност трябва да се интерпретира като използване в процеса на търговия, което не е от 1 частен характер, а води до реализиране на икономическа изгода. За да бъде една нерегистрирана марка способна да идентифицира търговския произход на стоките или услугите, отчита се значимостта на използването на съответната територия и постигнатият 2 икономически ефект (продължителност, публично представяне, релевантен сектор). 1 Виж в същия смисъл решения на Съда на Европейския съюз по дело C-48/05, Opel, §18 и дело C-17/06, Céline, § 17: „в главното производство е безспорно, че използването на идентичния на разглежданата марка знак се извършва в рамките на търговската дейност, щом като е свързано с делови отношения с оглед реализиране на икономическа изгода, а не с дейност от частен характер“. 2 Виж в същия смисъл решения на Съда на Европейския съюз по дело T-318/06 и дело T-321/06, General Optica, § 36-37: „що се отнася до тълкуването на условието относно обхвата на въпросния знак, според което този знак трябва да има по-голям обхват от местния, първо, следва да се подчертае, че ratio legis на тази разпоредба се състои в ограничаване на конфликтите между знаци, като се препятства възможността въз основа на по-ранен знак, който не е достатъчно важен или изразителен, да бъде оспорвана регистрацията или действителността на марка на Общността. Освен това следва да се уточни, че обхватът на знак, използван за идентифициране на дадена търговска дейност, трябва 7/14 По отношение на съдържанието си представените с искане вх.№ 143661- [32]/28.07.2023 г. доказателства по чл. 12, ал. 4 от ЗМГО до голяма степен се застъпват с тези, приложени към предходно искане с вх.№ 143661-[7]/21.03.2022 г. за заличаване на регистрацията на процесната марка на същото основание, но с искател Impera GmbH, Австрия, подробно обсъдени във влязло в сила решение № РС-37-[1]/16.03.2023 г. на председателя на Патентното ведомство. Според превод на интернет справки от сайта https://www.impera.at дружеството Impera GmbH е създадено през 1989 г. в Австрия, принадлежи към водещите компании в игралната индустрия и е ангажирано с предлагането на широка гама игрални устройства, игри за казино и аркади. Като общи за дружеството данни, в справката се съдържа и информация, поясняваща предназначени за пазара на САЩ продуктови категории – машини за видеоигри, компютърен софтуер, програми за игрални машини и дейности по компютърно програмиране за игрални машини. Посоченото е придружено с указание, че Impera си сътрудничи с групата Novomatic от 2011 г. за достигане до нови пазари (например за САЩ това се осъществява чрез Novomatic Americas Sales, LLC). Прецизирано е, че групата е дистрибутор на дружеството Impera, което се потвърждава и от отделни изображения и раздели в справката. Те позволяват да се допусне, че сътрудничеството се изразява в игрални машини на Novomatic AG, оборудвани със софтуер, означен като IMPERA. По-нататък са показани игри с различни заглавия (Burning Chance, Cash Crown, Little Pharaoh) и джакпот системи IMPERA. В подкрепа на горното, в материалите е включена аналогична интернет справка от сайта https://www.novamatic.com. Отново се дава информация за създаването и областта на функциониране, този път на дружеството искател – производство на игрални технологии от 1980 г. По-детайлно се изброяват продуктите на дружеството, които включват наземни игрални продукти и услуги, системи за управление, в т.ч. на парични средства, онлайн/мобилни и социални игрални решения, лотарийни решения и решения за спортни залагания, спомагателни продукти и услуги. По отношение на модела на разпространение на изделията за Novomatic AG се казва, че има дъщерни дружества, чрез които, с помощта на разнообразно пълноканално портфолио от продукти, се обхващат всички сегменти на игралната индустрия. В контекста на по-ранната нерегистрирана марка BURNING SKY наред с поредица от форми на визуализиране на видео игра със същото заглавие и продуктови каталози, представена е писмена декларация от Impera GmbH, която гласи, че игра, назована BURNING SKY е на пазара на Европейския съюз и извън него от 2006 г., а от 2015 г., чрез Novоmatic AG, в рамките на Съюза (и България) се предлага инсталираният на многоекранни конзоли пакет „Impera Line HD“, в изданията му 3, 4, 5, 6 и 7, с вложена в него подобрена версия на играта BURNING SKY. Връзка с известеното има друга писмена декларация, но от Novоmatic AG, за извършено от дружеството разпространение на изработена от Impera слот игра BURNING SKY като част от колекцията игри „Impera Line HD“. С оглед на това се споменава, че дистрибуцията за Европейския съюз и за България е осъществявана за периода 12.12.2014 – 31.12.2021 г., за което са дадени фактури. Според счетоводните документи в годините между 2015 и 2021 г., както и между 2022 и 2023 г., Novomatic е доставяло продукти, означени като „Impera Line HD“, „Panther Roulette II“, да бъде определен във връзка с функцията му за идентифициране. Това съображение изисква, на първо място, да се отчете географското измерение на обхвата на знака, т.е. територията, на която се използва, за идентифициране на търговската дейност на неговия притежател, както следва от буквалното тълкуване на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94. На второ място, следва да се вземе предвид икономическото измерение на обхвата на знака, което се оценява с оглед на периода, през който този знак е осъществявал функцията си в процеса на търговия, и интензивността на използването му предвид кръга адресати, сред които въпросният знак е станал познат като отличителен елемент, а именно потребителите, конкурентите, дори доставчиците, или още с оглед на разпространението на знака, например чрез реклама или по Интернет“. 8/14 „Imperator“, „Lotus Roulette II Pro“ и други, в разнообразни количества за изделие (1, 6, 10, 15, 21, 30, 45 броя на сделка). Купувачи по фактурите са различни търговци – „Ново Инвест България“ ЕООД, град София; „Блиц-Сервиз“ ЕООД, град София; „Англо-Болкан“ ООД, град София; „Ново Инвестмънт България“ ЕООД, град София; „Братя Матеви“ ООД, град София; „Мерит Глобал Гейм“ ООД, град Пловдив; „Балканфон“ ЕООД, град София. От тях, в нарочна декларация, „Ново Инвестмънт България“ ЕООД и дружеството „Велкос Груп“, в което „Ново Инвестмънт България“ е едноличен собственик на капитала, на свой ред обявяват, че са използвали и са оперирали с играта BURNING SKY, включена в пакета „Impera Line HD“, чрез инсталирането ѝ на 4000 игрални машини през 2015 – 2021 г., които или са препродадени, или са експлоатирани от „Ново Инвестмънт България“ в управляваните от дружеството игрални клубове „Admiral“ в градовете Асеновград, Габрово, Плевен, Шумен (виж още официалния сайт на клуб „Admiral“ и копия на снимки). Получателите на извършените от Novomatic съгласно изброените счетоводни документи доставки и други контрагенти („Актив-БГ“ АД, „Англо-Болкан“ ООД, „Казино Елит“ АД, „Корект ДЕ“ ЕООД, „Меджик Коин“ ЕООД), отново под формата на писмено потвърждение, уверяват, че слот играта BURNING SKY е в употреба през 2015 – 2022 г. Присъствието на игрални автомати с управляваща програма „Impera Line HD“, тип Novomatic и производители Austrian Gaming Industries GmbH и Novomatic Gaming Industries GmbH се демонстрира и от протоколи от изпитване, 2016 – 2019 г., издадени от Българския институт по метрология. Представените писмени декларации, интернет справки, технически спецификации, изображения и фактури са придружени и с някои книжни издания (Automaten Market, 2008; Into the Game, 2009) и каталози на игри на Novomatic (Austrian Gaming Industries GmbH/ Novomatic Group) от 2015 – 2021 г., сред които продължава да фигурира пакетът „Impera Line HD“ и съдържащата се в него слот игра BURNING SKY. В каталозите са включени и много други заглавия като SIZZLING HOT, SKY ROULETTE, BLAZING FRUITS. Като форма на популяризиране на играта BURNING SKY е посочено участие в „BEGE Балканско изложение на игралната и развлекателната индустрия“, Интер Експо Център, град София, България, 23 – 24 ноември 2016 г., 22 – 23 ноември 2017 г. и 21 – 22 ноември 2018 г. Присъствието на изложението е илюстрирано чрез снимки, от които личи, че на мястото за представяне на продуктите на Novomatic са поставени игрални машини със знаците IMPERA и BURNING SKY. Някои от машините са с неонов надпис „Admiral“. За разгласяването на знака BURNING SKY са претендирани и справки от Wayback Machine за брой посещения на адресите https://www.impera.at/source/games/BurningSky.html (12 пъти за 20.01.2016 – 29.01.2023 г.) и https://www.novamatic.com/en/products/gaming/games/burning.sky (28 пъти за 21.07.2017 – 04.02.2023 г.). По повод на описаните доказателства, които свидетелстват за осъществено използване от Novomatic, искателят и дружеството Impera декларират за сключен между тях договор за разработване на софтуер, в сила от 01.05.2010 г. Във връзка с това твърдят, че съгласно договора разработването на софтуера се дължи от Impera GmbH на Novomatic, като разработчикът предоставя на възложителя всички права за използването му. Така Novomatic може да ползва софтуера изцяло и без ограничения, включително чрез инсталиране в игралните автомати, които разпространява. Указано е, че в софтуера влиза играта BURNING SKY и е уточнено, че възложителят притежава правото върху наименованието ѝ (Приложение 5.1.6). Друг приложен към искането документ пък сочи, че между Impera и Novomatic има сключена и изключителна лицензия от 30.04.2010 г. за софтуерните игри на Impera и всички относими авторски права (софтуер и дизайн), за което са платени такси 9/14 (Приложение 6.1.). Самото плащане на лицензионни такси е потвърдено с фактури за извършени през 2014 – 2022 г. преводи от Austrian Gaming Industries GmbH, Novomatic Gaming Industries GmbH и Novomatic AG на Impera GmbH на фиксирана сума за изработка и поддръжка на софтуер по споразумение от 2010 г. Представени са и преводи-извлечения от договора за използване на софтуерен лиценз и за поддръжка на софтуер от 30.04.2010 г. и Анекс 5 от 22.08.2019 г. към договор от 20.04.2010 г. за увеличение на фиксираната сума (Приложение 6.2.). В тях обаче не се съдържа твърдяната като налична клауза за правото върху марките и знаците, свързани с разработения от дружеството софтуер за изпълнението на игри. Относно дружеството Novomatic и различните наименования, с които е идентифицирано в доказателствата, се установява, че в представените по спора материали присъства справка от австрийския търговски регистър, според която вследствие на промени в обстоятелствата името на дружеството се изменя от Austrian Gaming Industries GmbH на Novomatic Gaming Industries GmbH, с правоприемник Novomatic AG. В обобщение на разгледаните доказателства и най-вече въз основа на придружаващите писмената декларация от Novomatic AG фактури и данните за участия в различните издания на Балканско изложение на игралната и развлекателната индустрия може да се допусне, че в периода 2015 – 2023 г., на територията на България, дружеството Novomatic, чрез осъществени доставки на различни търговци, разпространява и публично представя инсталиран на игрални автомати софтуер за видео слот игри, между които и такава, означена като BURNING SKY. По повод изведеното изводът е, че действителното използване в търговския оборот на територията на страната на нерегистрираната марка BURNING SKY от Novomatic AG, в качеството му на действителен притежател, за периода 2015 – 2023 г., за стоките „софтуер за електронни аркадни игри, за игрални машини и видео лотарийни игрални машини“, попадащи в общата продуктова категория „софтуер за игри“ (клас 9), във връзка с които е предявено основанието по чл. 12, ал. 4 от ЗМГО, е доказано. Предвид заключението за действително използване на нерегистрираната марка по смисъла на чл. 12, ал. 4 от ЗМГО, дължима е преценка и за вероятност за объркване на потребителите. Съществуването на вероятност за объркване изисква изследване за наличието на: - по-ранно право върху марка - релевантни потребители - идентичност или сходство между стоките или услугите на атакуваната и по- ранната марка - идентичност или сходство между марките - обща оценка на вероятността за объркване. По-ранно право върху марка Съгласно казаното по-горе искателят Novomatic AG е действителен притежател на нерегистрирана марка BURNING SKY, чието действително използване в търговската дейност на територията на Република България е започнало през 2015 г., т.е. преди датата на подаване на заявката за регистрация на марка с рег.№ 99438 BURNING, словна, а именно 07.11.2016 г. Релевантни потребители Преценката на вероятността за объркване трябва да се извърши от позицията на предполагаемите очаквания на средния потребител, който е добре информиран, 3 достатъчно наблюдателен и съобразителен при вземане на решение за покупка. 3 Решение на Съда на Европейския съюз по дело C-342/97 Lloyd Schuhfabrik, §26. 10/14 По спора, предвид стоките и услугите на марките, степента на внимание на потребителите варира от средна към висока. Това произтича от факта, че продуктите от класове 9, 28 и 41 на МКСУ, и главно тези от категорията на софтуера, са с тясна насоченост. В тях се влагат специални знания при изработването и процеса на предлагане, често са предназначени за съвместна употреба, характеризират се с относително висока стойност. Идентичност или сходство на стоките и услугите Анализът на идентичността или сходството на стоките или услугите на марките предполага отчитане на тяхното естество и предназначение, дали са допълващи или конкуриращи се (удовлетворяват ли тъждествени или сходни потребности), релевантния 4 кръг потребители и други. Продуктите с признато действително използване на нерегистрираната марка са „софтуер за електронни аркадни игри, за игрални машини и видео лотарийни игрални машини“. Атакувани с искането за заличаване са всички стоки и услуги от класове 9, 28 и 41 на МКСУ. Стоките от клас 9 на МКСУ на процесната марка „софтуер; софтуер за игри; инсталационен софтуер; операционен софтуер; компютърен софтуер /записан/; софтуерни драйвери; софтуер за виртуална реалност; софтуер за компютърни игри; развлекателен софтуер за компютърни игри; компютърен софтуер за мрежово управление; операционен софтуер за главни мрежови компютри; компютърни програми за игри; компютърни програми за записани игри; компютърен приложен софтуер с игри и хазарт; компютърен софтуер за управление на онлайн игри и хазарт; софтуер за хазартни игри, за хазартни игрални автомати, за хазартни игри в интернет и чрез телекомуникационна мрежа“ са идентични на стоките на нерегистрираната марка „софтуер за електронни аркадни игри, за игрални машини и видео лотарийни игрални машини“. Идентичността е резултат на отнасянето им като общо към частно. При обосновката на този извод се следва принципът, според който тогава, когато стоките или услугите на атакуваната марка са включени в по- широките понятия, с които са назовани противопоставените такива и обратно, те се считат 5 за идентични , защото по правило имат еднакво естество, методи на разпространение и релевантни потребители (по своята същност стоките на процесната и по-ранната марка споделят сегмент, който обхваща основни групи изделия и техни конкретни видове и подвидове от областта на програмните продукти). Стоките на по-късната марка „монитори (компютърен хардуер); компютърен хардуер; апарати за записване на изображения; монитори (компютърни програми); апарати за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или образ; комуникационни сървъри (компютърен хардуер); електронни компоненти за машини за хазартни игри; компютърен хардуер за игри и хазарт; хардуер за хазартни игри, за хазартни игрални автомати, за хазартни игри в интернет и чрез телекомуникационна мрежа“ (клас 9) и всички стоки от клас 28 на МКСУ са сходни на стоките на по-ранната марка „софтуер за електронни аркадни игри, за игрални машини и видео лотарийни игрални машини“. Сходството на изделията произлиза от тяхното пряко взаимодействие и връзка. Продуктите на по-ранния знак представляват широк набор от тясно специализирани приложения, чието основно предназначение е да поддържат работния процес, да управляват и да подобряват функционалната среда на игралните машини и апарати. По своята природа те са насочени към изпълнението на комплекс от задачи за постигане на 4 Решение на Съда на Европейския съюз по дело C-39/97 Canon, §23; виж още решение № 2134/29.03.2013 г. на Административен съд-София-град: „тези фактори включват inter alia, тяхната същност, техните крайни потребители и техния начин на използване, дали те са в конкурентна връзка помежду си или се допълват“. 5 Решение на Съда на Европейския съюз по дело T-522/10 Hell, § 36. 11/14 организирането, провеждането, наблюдението и сигурността на играта. Следователно от позицията на казино и аркадната индустрия софтуерът е необходимата за всяка категория оборудване интеграция, която персонализира техническите характеристики и конфигурира системите за мениджмънт и контрол на асортимента от игрови решения за развлечение и хазарт. Оттук сравняваните продуктови групи много пъти имат общ търговски произход, потребители, канали за разпространение и места на действителна реализация. С оглед на горното между всички услуги от клас 41 на МКСУ на атакуваната марка и стоките „софтуер за електронни аркадни игри, за игрални машини и видео лотарийни игрални машини“ на нерегистрирания знак също има сходство. Аналогично на софтуера и оборудването за игри, при колаборацията на програмните продукти с услугите от областта на развлеченията тясната взаимовръзка се запазва, тъй като нерядко процесът по предоставянето на последните е в пряко взаимодействие със задължителния за това специфичен софтуер. Ето защо не е изключено сравняваните категории да се предлагат от едни и същи предприятия в границите на една и съща пазарна ниша. Заключението от изложеното е, че стоките и услугите на марките в конфликт са идентични и сходни. Сравнение на марките Във връзка с вероятността за объркване сравнението между марките включва преценка за фонетично, визуално и смислово сходство; отличителни и доминиращи 6 елементи. Атакуваната и по-ранната нерегистрирана марка са словни и се състоят изцяло от думата BURNING (марка с рег.№ 99438) и словосъчетанието BURNING SKY (по-ранен знак), на латиница, със стандартен шрифт. За отличителните елементи на марките – думите, от които са изградени по-късната и по-ранната марка не указват пряко характеристиките на никоя от стоките и услугите им – BURNING (горящ, изгарящ) и SKY (небе). Доминиращи елементи в марките не могат да се търсят, тъй като сравняваните знаци са словни. Процесна марка По-ранна марка BURNING BURNING SKY Фонетично марките се произнасят като B-U-R-N-I-N-G (Бърнинг; марка с рег.№ 99438) и B-U-R-N-I-N-G-S-K-Y (Бърнинг Скай; нерегистрираната марка). Ясно при озвучаването на знаците е, че те се наслагват в седемте звука B-U-R-N-I-N-G, като марката на искателя съдържа втора, завършваща фразата съвкупност - S-K-Y. Затова изговарянето на думите в марките, независимо от интонацията, интерпретацията на фонемите и ритъма на речта, ги обуславя като сходни в средна степен, защото пресъздаването им в общ фонетичен набор придава идентична звукова стойност в началото, обогатена с допълнителна фонетика в края на по-ранния знак. 6 Решение на Съда на Европейския съюз по дело C-251/95 Sabèl, § 23; виж в същия смисъл решение № 1211/29.01.2014 г. на Върховния административен съд: „в своята константна практика Върховният административен съд приема, че преценката налице ли е сходство между спорната марка и противопоставената по-ранна такава (като водещ критерий за наличието на вероятност от объркване на потребителите), изисква обсъждане на ефекта от възприемане на марката в нейната цялост, след анализ на основните ѝ елементи – визуално, смислово и фонетично възприятие на марката като отличителен знак за определена стока“. 12/14 Визуално атакуваната и по-ранната марка са ориентирани хоризонтално надписи, образувани от седемте главни букви B-U-R-N-I-N-G (марка с рег.№ 99438) и десетте B-U- R-N-I-N-G S-K-Y, разделени неравномерно в две отделни групи (по-ранната марка). Предвид подреждането на компонентите на марките в конфликт, при съпоставянето им те съвпадат в графемите B-U-R-N-I-N-G, но се разминават в дължината, тъй като пространството в по-ранния знак е запълнено от още три символа - S-K-Y. Оттук знаците се определят като такива със средна степен на сходство във визията. При семантиката - в превод от английски език марките ще се разпознаят като предаващи идеята за действието горене – BURNING (горящ, изгарящ). В нерегистрирания знак значението на термина е персонализирано чрез съществителното име SKY (видимата от повърхността на Земята част от атмосферата - небе). По този начин от гл.т. на смисъла си марките се дефинират като сходни в средна степен, защото, вън от абстрактното схващане за нещо или някой, който е в процес на горене (BURNING), противопоставената марка е индивидуализирана с конкретен предмет, респ. разчита се като ненаучното описание на специфично оптично явление при изгрев или залез слънце (BURNING SKY – горящо небе). От сравнението заключението е, че между марките има средна степен на фонетично, визуално и смислово сходство. Обща оценка на вероятността за объркване Вероятността за объркване на релевантните потребители зависи от изпълнението на различни елементи, и по-специално, разпознаваемостта на по-ранната марка; връзката, която може да се направи с процесния знак; степента на сходство между марките и стоките или услугите им. Вероятността за объркване се преценява общо въз основа на всички относими по 7 случая фактори. При вероятността за объркване определяща роля играе впечатлението, което 8 марките създават у потребителите. Сравнението на процесната с по-ранната марка разкрива припокриване в словния елемент BURNING. Той представлява означение за действие, което в комбинация с думата SKY в нерегистрирания знак придобива известен семантичен нюанс - горящо небе. По тази причина процесната марка ще се приеме като принципната концепция за активност - горящ, изгарящ, вариант на предходно дефинираната в знака на искателя чрез притежаващия повече художествено-литературна, отколкото комерсиална конотация израз BURNING SKY идея за обекта, който гори, изгаря. Съгласно посоченото и при съобразяване на принципа за взаимовръзка между релевантните фактори, направения анализ води до заключение за вероятност за объркване на потребителите по отношение на търговския произход на идентичните и сходните стоки и услуги на марките. Извън горното, по повод искането на маркопритежателя за спиране на процедурата по заличаване поради висящо дело за установяване на нарушение, извършено при използването на нерегистрираната марка BURNING SKY трябва да се отбележи, че съдебното дело не е преюдициално спрямо настоящото производство, защото за преценката на предпоставките по чл. 12, ал. 4 от ЗМГО обстоятелството дали с реализираното използване на нерегистрираната марка в периода докато атакуваната марка е регистрирана е извършено нарушение от трето лице или не няма отношение към преценката на предпоставките по чл. 12, ал. 4 от ЗМГО. 7 Решение на Съда на Европейския съюз по дело C-251/95 Sabèl, § 22. 8 Решение на Съда на Европейския съюз по дело C-342/97 Lloyd Schuhfabrik, §25. 13/14 От изложеното от фактическа и правна страна и на основание чл. 76, ал. 14 от ЗМГО, председателят на Патентното ведомство РЕШИ: На основание чл. 76, ал. 13, т. 3 от ЗМГО ЗАЛИЧАВА регистрацията на марка с рег.№ 99438 BURNING, словна. Настоящото решение подлежи на обжалване съгласно чл. 84, ал. 1 от ЗМГО пред Административния съд – град София, чрез Патентното ведомство на Република България, в двумесечен срок, считано от датата на съобщаването му. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО: X ОЛЯ ДИМИТРОВА 14/14